“La Corte di Giustizia dell’UE vieta la registrazione del marchio Pablo Escobar”

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Il tutto risale al settembre 2021 quando la società Escobar Inc. presenta all’Euipo  (Ufficio Europeo della proprietà intellettuale) la domanda per registrare il proprio marchio per una gamma di prodotti e servizi molto vasta. Gli esaminatori dell’Euipo rifiutano completamente tale richiesta, secondo il Regolamento del marchio nell’Unione Europea che vieta le registrazioni di segni che risultano essere contrari al buon costume e all’ordine pubblico. La Escobar Inc. non accetta tale decisione e decide di impugnarla perché sostiene che l’Ufficio Europeo ha applicato in maniera troppo rigida il regolamento, senza tenere in considerazione se concretamente la maggioranza del pubblico percepisce questo marchio come un marchio immorale. Nell’avvalorare questa affermazione fanno emergere che ci sono altri marchi registrati all’UE, vedi Bonnie e Clyde, Robin Hood, Che Guevara che comunque sono diventati dei personaggi nella cultura popolare pur essendo delle figure che hanno creato dei problemi nel corso della loro storia. Sono molte le argomentazioni che la Escobar Inc. porta a proprio favore ma, la commissione di ricorso dell’Euipo non accetta tale richiesta. Non contenta, la Escobar Inc. decide di impugnare nuovamente tale decisione di fronte ad un’autorità come il Tribunale dell’UE. Anche quest’ultima mossa è risultata vana perché con la sentenza del 17 aprile 2024 il Tribunale ha confermato il rifiuto della registrazione definitivamente. Non si dimentichi che esistono delle tipologie di segni che possono essere oggetto di divieto di registrazione, secondo il Regolamento UE, segni che riguardano sostanze illecite, elementi volgari, eventi tragici etc. . Fondamentale nei principi della proprietà intellettuale e nello specifico quando si parla di marchi, è la liceità del marchio.

“Il marchio e nome a dominio Fiorentina.it non può essere registrato o usato da terzi”

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La vicenda nasce da una società, proprietaria della testata giornalistica e rivista online “fiorentina.it”, di cui il sito web è www.fiorentina.it ,definito il sito dei tifosi viola. Tale società aveva registrato il marchio “fiorentina.it” ed usava il nome a dominio “fiorentina.it” per collegare tale sito ad internet. A seguito di ciò la Fiorentina lamentava il fatto di non aver mai autorizzato né la registrazione del marchio, né quella del nome a dominio, sottolineando che il marchio avversario fosse nullo creando un rischio di confusione per il pubblico. La società calcistica chiedeva che venisse accertata la contraffazione dei propri marchi. Il Tribunale di Milano ha definito che il marchio “Fiorentina.it” della società convenuta, essendo posteriore ai marchi attorei , non possiede il requisito di novità e ne ha dichiarato quindi la nullità, tenuto conto anche del fatto che i marchi in questione sono quasi identici. In aggiunta, secondo il Tribunale di Milano, la mala fede della convenuta risultava dal fatto che quest’ultima era a conoscenza dei marchi della “Fiorentina”, essendo tali marchi conosciuti e celebri sia in Italia che all’estero.  In considerazione di questa notorietà era evidente la volontà della convenuta di confondersi o agganciarsi ai marchi “Fiorentina” della squadra di calcio. I giudici milanesi hanno affermato che il marchio “Fiorentina” non è un marchio debole e che i marchi utilizzati in campo sportivo possono essere usati o registrati solo dall’avente diritto. In conclusione, il marchio “Fiorentina” può essere utilizzato e registrato soltanto dalla Fiorentina. Proprio per questo motivo il Tribunale ha disposto il trasferimento del nome a dominio fiorentina.it a favore della società di calcio. I nomi usati nel settore sportivo, se notori, non possono essere utilizzati liberamente da terzi che si agganciano alla rinomanza del marchio in questione.

 

“Il Cubo di RubiK”

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Il “cubo magico”, inventato nell’anno 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese E. Rubik, fu registrato come marchio tridimensionale a colori nell’anno 2008. Successivamente nell’anno 2022 a seguito di presentazione di una domanda di nullità, è stato dichiarato nullo. Perché? Perché  non sono registrabili come marchio dell’Unione Europea quei segni che sono costituiti da una forma necessaria per l’ottenimento di un risultato tecnico. La logica di questa norma è proprio quella di impedire ad un’impresa di detenere il monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, realizzando così un sistema di concorrenza sano ed equo. Il titolare del marchio ha presentato ricorso e la Commissione, dopo aver  individuato delle caratteristiche essenziali del segno in questione, ha concluso che la forma di cubo e la struttura a griglia sono  necessarie all’ottenimento di un risultato tecnico che è quello di risolvere il rompicapo. Anche per i colori la Commissione è giunta al medesimo risultato, stabilendo che i colori diversi del cubo sono fondamentali all’ottenimento del risultato finale; ossia abbinare tutti i quadrati dello stesso colore  su ciascun lato. Il cubo non potrebbe funzionare come un puzzle tridimensionale qualora tutte le sei facce avessero lo stesso colore. Partendo da tutte queste valutazioni la Commissione di Ricorso ha quindi confermato la decisione della Divisione Annullamento, dichiarando così nullo il marchio tridimensionale.

“Puma e Rhianna, il marchio UE”

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Attenzione puntata su Rhianna e su Puma ; la popstar e la casa di produzione si sono ritrovate inconsapevolmente al centro di una disputa legale. Infatti il Tribunale Europeo ha confermato la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale di annullare la domanda di registrazione di un modello di sneakers che Puma aveva depositato alfine di tutelare tale disegno da eventuali imitazioni. Stiamo parlando dell’agosto 2016. Due anni prima la cantante aveva indossato un paio di scarpe molto simili al modello registrato. Chiaramente tali scarpe, indossate da lei, avevano fatto il giro del web e questa situazione non è per nulla sfuggita all’Euipo. Secondo tale ufficio quell’accaduto bastava a dimostrare la divulgazione anteriore del disegno e le foto che erano state caricate sul profilo dell’artista mostravano molto bene le scarpe che avevano caratteristiche che ricordavano molto quelle tutelate da Puma. Quest’ultima ha provato a difendersi sostenendo la teoria che le scarpe mostrate dall’artista nel dicembre 2014 non avevano destato alcun movimento e nessuno si era veramente interessato a quel modello. Si è trattato però di un’argomentazione poco convincente per i giudici europei. Secondo il Tribunale, Rhianna nel 2014 era già una star affermata a livello mondiale quindi non era possibile che nessuno avesse notato le scarpe da lei indossate, pertanto non potevano essere considerate originali, quando erano già state viste sul mercato. Conclusione, Puma perde il marchio Ue, quale conseguenza di aver visto quelle scarpe qualche tempo prima sul mercato. Ora a Puma rimane la scelta di impugnare o non impugnare la decisione presa dalla Corte UE.

“ I mattoncini del LEGO”

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La società danese LEGO dall’anno 2010  gode della protezione del disegno o modello del suo mattoncino, all’interno dell’Unione Europea. Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la validità di tale protezione a seguito di una domanda di una società tedesca che nell’anno 2019 chiedeva invece l’annullamento; annullamento avvenuto poi a suo tempo. Successivamente nell’anno 2021  l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità della società tedesca. Motivo ? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea riferisce che l’Euipo ha ritenuto che la protezione del mattoncino del lego non doveva essere annullata grazie ad un’eccezione specifica del diritto, che protegge i sistemi modulari. La società tedesca nell’anno 2022 ha nuovamente richiesto l’annullamento ed il Tribunale dell’Unione Europea l’ha invece respinto. E’ giunto a tale conclusione perché: “un disegno o modello viene dichiarato nullo solo nel caso in cui tutte le sue caratteristiche sono escluse dalla protezione”.

Inoltre secondo il Tribunale dell’Unione Europea, la società tedesca non è stata in grado di fornire elementi necessari a dimostrare che il mattoncino del Lego non soddisfi i requisiti necessari per beneficiare dell’eccezione prevista a tutela dei sistemi cosiddetti modulari e cioè la novità e l’individualità.

Pertanto la proprietà intellettuale dei mattoncini del Lego continua ad essere tutelata.

“ I cioccolatieri di Torino lottano per il gianduiotto”

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La guerra del gianduiotto; il cioccolatino a forma di prisma è l’oggetto di una battaglia tra gli artigiani di Torino ed il colosso Lindt,  che detiene la proprietà del marchio Caffarel. Si è creato un comitato di circa 40 cioccolatieri artigianali che stanno cercando di ottenere dall’Unione Europea l’Indicazione Geografica Protetta (il cosiddetto marchio IGP) per il gianduiotto.  Il marchio IGP  identifica e tutela i prodotti originari di una determinata area geografica, che nel tempo si è distinta per qualità e per reputazione. Il risultato che vogliono ottenere è quello di continuare negli anni la tradizione della città di Torino. Pertanto sono stati elaborati dei criteri da rispettare per l’ottenimento dell’IGP e tali criteri sono entrati in conflitto con Caffarel. I cioccolatieri torinesi affermano che non vogliono far guerra a nessuno, non vogliono danneggiare nessuno ma il loro obiettivo è difendere il prodotto dell’epoca ed ottenere un IGP per valorizzare il loro territorio. Lindt è stata rassicurata ampiamente sul fatto che ottenendo IGP per il gianduiotto di Torino, non verrà tolto nulla a livello della sua proprietà intellettuale. Caffarel si è di seguito esposta dicendo di non essere contraria all’introduzione di un’indicazione geografica protetta (IGP) ma di essere favorevole ad un accordo che sia una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

“Vespa, marchio UE confermato”

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La Vespa è unica e inconfondibile e come tale deve essere tutelata.

Nell’anno 2013 la Piaggio aveva presentato una domanda  di registrazione  del marchio UE per il segno tridimensionale corrispondente alla forma di uno scooter “Vespa”. La registrazione è avvenuta nell’anno 2014. Nel frattempo dopo qualche anno una società cinese di motocicli ha presentato all’Euipo una domanda di nullità di tale marchio. Nell’ottobre 2021 Euipo accoglie tale richiesta della società cinese in quanto ritiene che ci sia una mancanza di prova del carattere distintivo del marchio che rappresenta uno scooter. La Piaggio non condividendo tale posizione propone un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, presentando diversi elementi di prova, quali sondaggi di opinione, dati relativi al volume delle vendite, l’utilizzo della Vespa in un film di fama mondiale come “Vacanze Romane”, senza tralasciare la presenza della Vespa al Museum Art di New York. Tutti questi elementi indicano ed evidenziano la riconoscibilità del marchio a livello globale nell’Unione. In generale un marchio UE registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’utilizzo fatto, tale marchio acquisisce un carattere distintivo dopo l’avvenuta registrazione. Pertanto ad oggi l’annullamento del marchio da parte dell’Euipo, a seguito della domanda di un gruppo industriale cinese, è stato posto nel nulla dai giudici di primo grado della causa europea aperta da Piaggio per tutelare il segno distintivo, che proclama essere di sua proprietà. In conclusione, la forma tridimensionale della Vespa è un marchio distintivo perché riconoscibile e riconosciuto in tutta l’Unione Europea.

“La proprietà intellettuale a difesa di un marchio”

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Per le imprese di ogni settore diventa estremamente importante avere un consulente di riferimento nell’ambito della proprietà intellettuale. Sempre più spesso accadono episodi di violazione di marchi da parte di imprese cinesi, violazioni che coinvolgono non solo i grandi nomi delle industrie, ma anche realtà medie del mercato italiano e mondiale. Questo è successo anche per Tesla quando in Cina é comparsa negli scaffali  dei negozi di alimentari la “Tesla Beer”. Questa birra però non ha nulla a che fare con la compagnia di auto elettriche creata da E. Musk ; il produttore era una società cinese che si occupa di produzione di bevande e di alimenti. Ovviamente si è creato un rischio di confusione che ha originato numerose battaglie legali, con la Corte che ha dato definitivamente  ragione a E. Musk. Infatti la sentenza che ha dato ragione alla vera “Tesla”, ha imposto all’azienda cinese produttrice di birra di cessare immediatamente le pratiche di concorrenza sleale risarcendo a Tesla i danni d’immagine provocati. In aggiunta il giudice ha ordinato all’imputato di rilasciare una dichiarazione pubblica su giornali importanti al fine di controbilanciare eventuali ricadute negative di tale violazione. Nell’anno 2019  comparvero sul mercato cinese tutta una serie di bevande alcoliche, “Tesla Beer”, “Tesla Soda”. Erano bottiglie caratterizzate da un logo a forma di T e venivano commercializzate con uno slogan che parlava del falso marchio Tesla come di un marchio all’avanguardia nel settore degli alcolici negli Stati Uniti. Quanto sopra fa riflettere e sottolinea l’importanza   per le imprese di affidare ad un esperto di consulenza in proprietà intellettuale il monitoraggio dei propri marchi a livello nazionale, europeo ed internazionale.

“Il Pipistrello di Batman ha un carattere distintivo!”

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Chi è uno dei supereroi più conosciuti che indossa quasi sempre il nero e preferisce non cambiare il colore del suo costume? E’ il Cavaliere Oscuro con il segno del pipistrello sul petto, Batman. Con sentenza del 7 giugno 2023 il Tribunale UE ha affermato che il marchio dell’Unione Europea raffigurante un pipistrello all’interno di una cornice ovale, ha un carattere distintivo. Il tutto è iniziato nell’anno 2019 quando una società italiana ha presentato presso l’EUIPO una domanda di nullità del marchio UE raffigurante il logo di Batman, depositato dalla società statunitense nell’aprile del 1996. Tale società chiedeva che fosse dichiarato nullo in riferimento ad alcuni articoli di abbigliamento, perché era privo del carattere distintivo ed i consumatori associavano il logo del pipistrello non ai prodotti ma esclusivamente al costume del protagonista del fumetto. EUIPO ha rigettato completamente tale domanda di annullamento e di conseguenza la società italiana ha impugnato tale decisione. Dopo una serie di vicissitudini, con decisione del 7 giugno 2023 il Tribunale UE ha respinto il ricorso della società italiana riconoscendo definitivamente il carattere distintivo del marchio ricordando che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da una parte facendo riferimento ai prodotti/servizi per i quali si è richiesta la registrazione e dall’altra facendo riferimento alla percezione che invece ne ha il pubblico di riferimento. Premesso ciò il Tribunale UE ha riconosciuto che il pubblico di riferimento associa il logo del pipistrello al personaggio di Batman da sempre e lo stesso Tribunale ha affermato che l’associazione del marchio ad un personaggio fittizio non consente, di per sé, di escludere il fatto che tale marchio possa essere utilizzato come origine dei prodotti che contraddistingue.

Colors Shelf Life Indicator, il nostro marchio è stato registrato

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Il marchio è il volto della tua azienda, del tuo progetto e come tale merita di essere curato e valorizzato. Questo ci ha fatto capire Naskigo, società che dal 2005 si occupa di consulenza in proprietà intellettuale affiancando le aziende che vogliono intraprendere questo importante processo di registrazione del proprio brand.

La registrazione di un marchio è un tema che deve interessare non solo i grandi brand, ma tutte quelle società che vogliono costruire il proprio posizionamento sul mercato rendendosi distintive, creando un rapporto di professionalità e fiducia con i propri clienti.

Per Now Progetto Farmacia, che studia e realizza progetti di Visual Merchandising per la farmacia, Colors Shelf Life Indicator è uno strumento di analisi fondamentale per verificare le performance espositive dell’area vendita e per dare continuità ai risultati di sell out e di redditività. Per questo abbiamo deciso di affidarci a Naskigo, società di consulenza in proprietà intellettuale, che ci ha supportato in una prima fase consulenziale, individuando la tutela più adeguata per valorizzare il nostro progetto attraverso il deposito del brand Colors Shelf Life Indicator.

Le stesse farmacie che hanno il laboratorio galenico e che vogliono rafforzare la loro distintività sul mercato utilizzando il loro brand sulle confezioni/etichette relative alle preparazioni galeniche per i propri clienti, lo possono fare valorizzando la loro professionalità attraverso il deposito del loro marchio.

“ …Possiamo affermare che Now e Naskigo in comune hanno la strategia, la distintività e la consapevolezza che se investi ti distingui perché se attrai trattieni!”

Ringraziamo la Dott.ssa Bottigelli per il supporto che ci ha dato, Daniela è stata un ottimo partner che ha reso unico sul mercato il nostro brand Colors Shelf Life Indicator.